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正策新闻|专利侵权案件应对之专利权无效宣告流程——暨祝贺正策(江阴) 律师事务所代理的发明专利无效案终审胜诉
2024年11月28日,随着中华人民共和国最高人民法院发出《行政判决书》,驳回“上诉人(专利权人)”的上诉,维持原判,宣告我所代理的发明专利侵权纠纷应对案,及发明专利无效案,经三年半的积极应对,取得了全面胜利,维持了客户的正当合法权利。
近5年来,我国涉专利侵权纠纷相关的民事诉讼、行政投诉案件数量持续增长,年增长率逾20%,其中发明专利侵权类案件年均增长30.9%。
涉技术的知识产权侵权纠纷案件,如专利侵权纠纷、商业秘密侵权纠纷、著作权侵权纠纷等案件,不仅涉及法律事务,还涉及技术内容、知识产权登记等领域,应对难度大。
同时,针对专利侵权纠纷类案件,还涉及专利权无效宣告请求程序,以及可能的行政诉讼程序,案件应对周期长。
当事人遇到知识产权侵权纠纷案件时,需要认真对待,积极处置,以免产生严重的不良后果。下面借由此次收到《行政判决书》的案件,梳理一下专利侵权案件应对中的专利权无效宣告相关程序。
专利权人提起专利侵权纠纷诉讼,或行政投诉
2021年5月末,我方当事人江阴某公司,收到了无锡市知识产权局的立案通知,某上海外资企业受其德国总公司的授权,通过产品采购、拆解对比,提起了发明专利侵权纠纷处理请求。
专利权方为全球著名的汽车零部件供应商,世界500强企业,在我国设有近40家制造厂;而涉案发明专利为该外资企业德国母公司于2006年申请的专利,该专利同时在德国、美国、日本、韩国、巴西、印度,以及中国取得了专利授权。
而涉案产品为我方当事人生产、销售多年的产品,安装在国产重型卡车上;一旦本案件应对不当,导致产品被禁售,将产生不可估量的损失。而纠纷处置的答辩时间仅有十五日,用于应对的时间很短。
当事人启动应对
2021年6月上旬,当事人联系到我所,经对案情的初步了解、分析,我所接受了委托,并制定了应对策略。
启动专利权无效宣告请求程序,并据此提请“专利侵权纠纷”审理中止
2021年6月中旬,我所第一时间组织材料,对涉案发明专利提起了专利权无效宣告请求,无效案件得到受理,进而据此请求中止审理“专利侵权纠纷”案件,并利用无效宣告请求材料补充程序,认真检索证据,梳理分析后,拟定完善的专利权无效宣告请求的事实和理由。
专利权无效宣告请求口头审理
2021年10月底,国家知识产权局专利局召集双方当事人举行了口头审理,充分调查专利权无效宣告的事实和理由。
《无效宣告请求审查决定书》
2022年1月末,国家知识产权局专利局经审理后,做出了《无效宣告请求审查决定书》,宣告该发明专利权全部无效;初步宣告我方当事人的胜利。
至此,“专利侵权纠纷”第一阶段的专利权无效宣告请求程序结束,用时10个月左右。
行政诉讼,一审
2022年4月,专利权人不服《无效宣告请求审查决定书》,向北京知识产权法院提起了行政诉讼;我方作为第三人需要参与其中,积极应对。
一审开庭审理
2022年11月中旬,北京知识产权法院开庭审理了此案。
一审《行政判决书》
2023年2月末,北京知识产权法院做出《行政判决书》,判决驳回专利权人的诉讼请求,维持我方的专利权无效请求。
至此,“专利侵权纠纷”第二阶段的与国家知识产权局之间围绕专利权无效宣告请求审查决定书的行政诉讼一审程序结束,用时10个月左右。
行政上诉,二审
2023年4月末,专利权人仍对《行政判决书》不服,提起了行政上诉。
中华人民共和国最高人民法院受理
2023年7月中旬,中华人民共和国最高人民法院受理了该上诉案件;我方作为第三人参与其中,提交了答辩状。
二审询问
2023年11月中旬,最高院知识产权法庭组织了庭审询问,对案件情况进行了调查。
二审/终审《行政判决书》
2024年11月28日,中华人民共和国最高人民法院终审宣判,驳回专利权人的诉讼请求,维持我方的专利权无效请求。
至此,“专利侵权纠纷”第三阶段的行政上诉二审/终审程序结束,用时18个月左右。
至此,专利权无效宣告程序,历经提起请求、一审、二审,全部结束,总用时三年六个月左右。
当“被诉专利侵权”案件发生时,首要重点工作在于确认是否启动“专利权无效宣告请求”程序,专利权的保留与否对被诉专利侵权纠纷处理起着决定性的影响。
在“被诉专利侵权”案件中,作为被告方收到法院/知识产权局的通知时,答辩时间相对较短,当委托律师/专利代理师介入开展“专利权无效宣告请求”时,剩余时间往往不足一周。
以上述案例为例,我所与当事人初步沟通、洽谈时,即本着为客户负责的态度,及时启动了专利权稳定性的检索、分析工作,并在短短二天内就形成初步的专利无效方案,带着方案再与客户沟通具体委托事宜;从而,在获得客户委托后,才能够第一时间完善材料,提交“专利权无效宣告请求”,并在获得《无效宣告请求受理通知书》后才能第一时间请求法院/知识产权局中止审理,避免被拖入后续程序中。
而在启动“专利权无效宣告请求”后,应充分利用一个月的补充证据期限,重新进行调查、分析,拟定正式的专利权无效宣告请求材料。
一方面需要与企业技术员充分沟通,特别是当面沟通,对涉案技术方案、对方专利进行充分分析,理清关键创新点,并针对创新点开展对行业报道、工具书、论文等文献的检索,找出技术启示对比文献。
另一方面需要充分开展检索工作,利用专业的专利数据库,对中外专利进行检索,类似本案中涉及国外专利进中国的,更需要重点检索在先技术的专利文献。在检索中,为避免遗漏重要证据的获取,需要多尝试检索关键词的组合。本案的无效证据检索时,即持续开展了近百小时的文献检索,从近万篇的相关专利文献中挑选出了最接近的现有技术,一篇发表于1924年的美国专利文献,而后与一篇发表于1995年的学术论文结合,确定涉案专利的权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的“创造性”,予以全部无效。
在无效证据的组织过程中,针对外文文献,还需要专利代理师与技术员一起进行研读,组织开展外文文献的翻译工作,避免翻译出错而导致证据的使用风险,从而对专利代理师的外语能力要求也颇高。
涉“专利侵权纠纷”类案件,往往需要开展“专利权无效宣告请求”,以及后续的行政诉讼程序;该类案件不仅涉及法律关系,还涉及专业技术,对应对团队的专业性要求较高。
“专利权无效宣告请求”在国家知识产权局专利局开展,需要委托专利律师或代理师参与应对。
而围绕《无效宣告请求审查决定书》进行的行政诉讼,则需要委托律师或取得“诉讼代理人”备案资格的专利代理师在北京知识产权法院、中华人民共和国最高人民法院知识产权法庭开展。
正策律师事务所作为双证(律师执业、专利代理执业)律所,配备资深的专利代理师团队,及优秀的知识产权诉讼律师团队。正策律师事务所集中优势力量提高律所知识产权服务品质,聚集了一批优秀的知识产权律师、专利代理师成立了正策专利业务中心和正策商标与竞争法业务中心。中心团队目前已有各类知识产权律师50余人,专利代理师29人,其中25人具有律师执业和专利代理师执业的双证执业。正策律师秉持「专业主义为本,客户价值优先」的核心理念,致力为企业提供优质的全链条知识产权法律服务。