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实务研究｜专利共有、许可及转让情况下，谁有权提起侵权诉讼？
目录
一、专利共有情况下，除另有约定外，共有人应当共同行使其诉讼权利
二、专利被许可人享有的诉讼权利主要根据许可类型确定，与许可合同是否备案、许可费是否支付无关
（一）不同类型被许可人的诉讼权利有所不同
（二）许可合同是否备案不影响被许可人的诉讼权利
（三）是否实际支付许可费不影响被许可人的诉讼权利
三、专利转让情况下，除另有约定外，出让人及受让人的诉讼权利主要根据转让行为及侵权行为的发生时间确定
（一）转让行为先于侵权行为的，现专利权人（受让人）为适格原告
（二）侵权行为先于转让行为的，通常原专利权人（出让人）为适格原告，但转让双方明确约定现专利权人（受让人）有权起诉，或侵权行为持续至转让生效后的除外
引言
就谁有权提起专利侵权诉讼的问题，《中华人民共和国专利法》（以下称“《专利法》”）第六十五条规定，他人未经专利权人许可实施其专利，引起纠纷的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。其中，一般认为，利害关系人包括专利被许可人和专利财产权利的合法继承人。[1]
如果某项专利仅有一个专利权人，且该项专利为权利人原始取得，没有经过转让，也从未对外进行许可，那么相关侵权诉讼的适格原告毫无争议就是专利权人。但是，司法实践中存在多种复杂的情况：涉案专利可能因合作研发由多个专利权人共有；专利权人可能对外进行了实施许可；涉案专利可能经过转让，不同时间的专利权人不同……
以上种种情况给适格原告的认定带来了一定的复杂性。本文拟结合对相关法律规定、司法案例及实务观点的梳理，尝试厘清专利共有、许可及转让情况下侵权诉讼适格原告的认定规则，以期有所裨益。
专利共有情况下，除另有约定外，共有人应当共同行使其诉讼权利
（一）不同类型被许可人的诉讼权利有所不同
专利许可的类型主要分为三种，分别为独占许可、排他许可、普通许可。其中，在约定的时间和地域范围内，独占许可指专利权人只许可一个被许可人实施其专利，且专利权人自己不得实施该专利；排他许可下，专利权人同样只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己也有权实施该专利；普通许可下，就不再有上述限制，专利权人在许可某人实施其专利的同时，保留自己实施及许可第三人实施该专利的权利。[5]
该三种类型被许可人的诉讼权利均以约定优先，在没有约定的情况下，三种被许可人的诉讼权利有所区别。具体而言，在专利权被他人侵害时，独占被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通被许可人经专利权人明确授权，可以提起诉讼。[6]
上述区别主要由被许可人与专利侵权行为的利害关系的紧密程度决定。对独占被许可人而言，由于独占许可已经排除了专利权人实施专利的权利，专利权一旦被侵害，独占被许可人对专利享有的权利和应得的利益直接受到威胁和损害，其显然与侵权诉讼是有直接利害关系的人。对排他被许可人而言，由于排他许可保留了专利权人实施专利的权利，相应确定许可的对价，在许可人不行使诉权的情况下，排他被许可人对专利享有的权利和应得的利益直接受到威胁和损害，与侵权诉讼是有直接利害关系的人。对普通被许可人而言，其仅仅自己获得实施专利的权利，不能排除专利权人和其他普通被许可人实施专利的权利，并据此支付相应的许可对价，所以普通被许可人只有在许可人明确授权的情况下，才可作为与侵权诉讼有直接利害关系的人，单独提起诉讼。[7]
（二）许可合同是否备案不影响被许可人的诉讼权利
《中华人民共和国专利法实施细则》（以下称“《专利法实施细则》”）第十四条第二款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
专利侵权案件中，在原告方为被许可人的情况下，常见被告方引用上述规定，并以“专利实施许可合同未提交有关部门备案”为由，主张涉案许可合同无效，原告主体不适格。
但实际上，大量案例表明，是否提交备案，并非专利实施许可合同的生效要件，不影响被许可人的诉讼权利。至于《专利法实施细则》的上述规定，仅属于行政管理性规定，而非“效力性强制性规定”，即是否办理备案手续不影响专利实施许可合同的法律效力，未经备案登记可能产生合同当事人不能享有国家有关优惠政策等法律后果，但并不因此影响专利实施许可合同生效。[8]
（三）是否实际支付许可费不影响被许可人的诉讼权利
在原告方为被许可人的情况下，被告方除主张许可合同未备案外，另一种常见的抗辩理由为原告方未实际支付许可费，故而合同未生效。
该种抗辩同样无法得到法院的支持，与许可合同是否备案一样，是否实际支付许可费也不属于专利实施许可合同的生效要件，不影响被许可人的诉讼权利。[9]
专利转让情况下，除另有约定外，出让人及受让人的诉讼权利主要根据转让行为及侵权行为的发生时间确定
（一）转让行为先于侵权行为的，现专利权人（受让人）为适格原告
如果专利权转让行为先于侵权行为，即侵权行为发生时，受让人已经取代出让人成为专利权人，则在后发生的侵权行为与出让人无关，受让人为适格原告。
例如，在（2021）粤73知民初655号案件中，原告方于2019年受让取得涉案专利，而侵权行为发生于2021年，侵权行为发生时原告方已成为专利权人，故而法院认定原告方为该案的适格原告。[10]
（二）侵权行为先于转让行为的，通常原专利权人（出让人）为适格原告，但转让双方明确约定现专利权人（受让人）有权起诉，或侵权行为持续至转让生效后的除外
1. 侵权行为先于转让行为的，通常原专利权人（出让人）为适格原告
在没有约定的情况下，专利权转让的行为只导致此后专利权人发生变更，并不能限制此前专利权人享有的权利，对于发生在转让生效前的专利侵权行为，原专利权人仍有权提起专利侵权诉讼。如在（2016）冀民终276号案件中，涉案专利于2014年11月完成转让，而被诉侵权行为发生于2014年9月之前，法院认定原专利权人针对涉案专利转让前的侵权行为提起诉讼于法有据。[11]反而，对于现专利权人而言，如果其不能证明侵权行为持续至涉案专利受让之后，则其无权提起诉讼，原告主体不适格。[12]
2. 转让双方可以约定由现专利权人（受让人）针对转让前发生的侵权行为行使诉讼权利
专利权转让经登记生效后，受让人即取得专利权，对专利权转让前发生的侵权行为提起诉讼的权利不因专利权的转让而消灭，其归属应尊重原专利权人和现专利权人的意思自治。[13]
专利权转让双方可以对相关诉权进行约定，如该约定是双方的真实意思表示，且内容并未违反法律的禁止性规定，则该约定合法有效。如在（2021）粤民终4211号案件中，转让双方签订的转让协议明确约定，原专利权人不再对转让之前发生的侵权行为主张权利，转由现专利权人主张，现专利权人有权就专利转让前侵犯涉案专利的行为以自己的名义进行诉讼等，法院认定该约定合法有效，现专利权人以原告的身份提起诉讼合法有据。[14]
结语
综上所述，无论是在专利共有、许可还是转让情况下，诉讼权利的行使均以约定优先，在无约定的情况下，则按照各自的规则分情况认定。对于权利人一方而言，应当未雨绸缪，在形成专利共有、许可及转让时即充分考虑相关诉讼权利行使的安排，在各方之间达成合意，以书面形式进行约定，以便于发现侵权行为后及时、有效地进行维权。对于被诉侵权人一方而言，则应当充分关注原告方的权利来源、类别及相关约定，考察原告方是否为适格主体，并根据情况积极提出相关抗辩，进行应诉。
注释：
[1] 参见王迁著：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2021年第7版，第39页。
[2] 参见《中华人民共和国专利法》第十四条：专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。
除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
[3] 尹新天著：《中国专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社2012年第2版，第135页。
[4] 参见最高人民法院（2020）最高法知行终657号行政判决书。
[5] 参见尹新天著：《中国专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社2012年第2版，第124页。
[6] 司法实践中通常参照适用《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第二条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条。
[7] 参见广东省高级人民法院（2016）粤民终1093号民事判决书。
[8] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终493号、（2020）最高法知民终1832号民事判决书。
[9] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终1832号民事判决书。
[10] 参见广州知识产权法院（2021）粤73知民初655号民事判决书。
[11] 参见河北省高级人民法院（2016）冀民终276号民事判决书。
[12] 参见福建省厦门市中级人民法院（2021）闽02民初203号民事判决书。
[13] 参见江苏省高级人民法院（2019）苏民终643号民事判决书。
[14] 参见广东省高级人民法院（2021）粤民终4211号民事判决书。
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