正 策 动 态

近年来，我国专利侵权纠纷案件数量不断提升。根据最高人民法院发布的《中国法院知识产权司法保护状况（2021年）》，各级人民法院2021年新收专利侵权民事一审案件达31618件，同比上升10.98%。

笔者拟基于近年办理专利侵权纠纷案件的经验体会，对发明及实用新型专利（为便于表述，以下简称“专利”）侵权抗辩的思路及方法进行梳理与总结，以期为广大企业以及相关领域的学术和实务工作者提供参考与借鉴。

本文为第一部分内容。

诉讼上的抗辩

一方当事人行使权利时，他方当事人所提出的对抗或异议，称为抗辩。[1]抗辩可分为诉讼上的抗辩与实体上的抗辩两类，其中诉讼上的抗辩，着眼于诉讼程序，可分为妨诉抗辩与证据抗辩。[2]专利侵权诉讼中常见的诉讼上的抗辩包括提出管辖权异议、主张原告主体不适格、主张诉讼时效届满、请求中止诉讼等。

第1计 提出管辖权异议

为了杜绝地方保护主义，保护当事人的诉讼权利，保障司法公正，我国设立了管辖权异议制度。人民法院受理案件后，被诉侵权人对管辖权有异议的，应当在收到起诉状副本之日起十五日内提出。[3]

但是，由于我国对管辖权异议的规定较为原则与笼统，司法实践中不乏当事人为了拖延诉讼程序而滥用管辖权异议制度的情况。这种情况不仅有悖民事诉讼诚实信用原则，也造成了司法资源的严重浪费。

针对这一情况，近年来各级人民法院对滥用管辖权异议的当事人进行训诫、罚款的案例已经十分常见。[4]最高人民法院也在2019年《对关于滥用管辖权异议拖延案件审理进程的答复》中明确支持地方各级法院对滥用管辖权异议的行为予以惩戒，表示后续将适时出台司法解释，加强对管辖权异议的规范和制约，保障当事人的合法权益。其后，最高人民法院还在2020年《关于全面加强知识产权司法保护的意见》中强调，强化知识产权管辖纠纷的规则指引，规制人为制造管辖连接点、滥用管辖权异议等恶意拖延诉讼的行为。

本文建议，被诉侵权人应在确有正当理由的情况下，合理、合法地提出管辖权异议，摈弃“凡被诉必提管辖权异议”的错误观念与做法。

第2计 主张原告主体不适格

专利侵权诉讼的适格原告为专利权人、专利许可使用合同的被许可人，以及专利财产权利的合法继承人等。

其中，专利被许可人包括独占被许可人、排他被许可人、普通被许可人三类，三者的诉讼权利有所不同。除另有约定外，在专利权被侵害时，独占被许可人可以自行向人民法院提起诉讼；排他被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通被许可人经专利权人明确授权的，可以提起诉讼。[5]

司法实践中，常见的专利侵权诉讼原告主体不适格情形包括原告为专利权的普通被许可人，但未经专利权人明确授权；签订于境外的专利许可合同未经公证、认证等。

呵蒂娜公司与碧桂嘉园公司侵害实用新型专利权纠纷案[6]是其中的典型代表。该案原告系涉案专利的普通被许可人，其提交的《专利实施许可合同》未约定其有权就涉案专利提起侵权诉讼。法院认为，原告作为普通被许可人无权以自己的名义单独提起该案诉讼，裁定驳回原告起诉。

第3计 主张诉讼时效届满

诉讼时效又称消灭时效，指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失在诉讼中的胜诉权的法律制度。我国专利法针对专利侵权诉讼规定了3年诉讼时效，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。[7]

源德盛公司与锦成通讯店侵害实用新型专利权纠纷案[8]是诉讼时效届满的典型案例。该案原告在2017年8月17日已知晓其权利受到侵害以及具体侵害人，在2020年8月20日起诉时已经超过3年诉讼时效期间，法院判决驳回原告的诉讼请求。

另外，需要注意的是，对于连续实施的专利侵权行为，诉讼时效制度的适用存在一定的特殊性。具体而言，对于超过3年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在涉案专利权有效期内，人民法院仍然应当判决被诉侵权人停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算3年计算。

所以，对于连续实施的专利侵权行为，如果专利权保护期尚未届满，即使被诉侵权人主张诉讼时效届满，也不能对抗原告关于停止侵权的请求权，而只能对抗原告关于损失赔偿的请求权，对损害赔偿的计算期间进行限缩。

第4计 请求中止诉讼

专利权是由国家专利主管机关依法批准授予的权利。尽管专利主管机关对专利申请依法进行了审查，但由于各种原因，并不能绝对保证所授予的专利权都是符合法律规定的授权条件的。特别是对于实用新型专利，由于专利主管机关并不对其进行实质审查，难免在以后发现有不符合法定授予专利权条件的情形。为对这类情形有必要的补救措施，专利法规定了宣告专利权无效的程序。[9]

也正是因为不能保证所授予的所有专利权都符合法律规定的授权条件，我国将被诉侵权人请求宣告专利权无效作为人民法院中止专利侵权诉讼的考量因素。根据规定，专利侵权诉讼是否因专利权无效宣告而中止的审查规则如下：

首先，对于侵犯发明专利权纠纷案件，被诉侵权人在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼；

其次，对于侵犯实用新型专利权纠纷案件，被诉侵权人在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但有以下情形的，可以不中止诉讼：

（1）涉案专利系经国务院专利行政部门审查维持的；

（2）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型专利权无效的事由的；

（3）被诉侵权人提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；

（4）被诉侵权人请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；

（5）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

最后，对于侵犯实用新型专利权纠纷案件，被诉侵权人在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。[10]

虽然司法实践中人民法院在审理专利侵权案件时通常会考虑涉案专利无效宣告程序的进展情况，但由于专利权无效宣告决定对人民法院在先作出并已执行的专利侵权的判决、调解书不具有追溯力[11]，本文建议被诉侵权人应在答辩期间内积极提交专利权无效宣告请求，并向人民法院申请中止诉讼，以最大限度保障自身合法权益。

实体上的抗辩

不同于诉讼上的抗辩，实体上的抗辩着眼于实体法上的法律效果，包括障碍抗辩、消灭抗辩、阻止抗辩等种种情形。[12]本文将专利侵权诉讼中常见的实体上的抗辩归为六类，分别为关于专利权效力的抗辩、不构成专利侵权的抗辩、不视为专利侵权的抗辩、关于损害赔偿的抗辩、不停止侵权的抗辩以及其他抗辩。

（一）关于专利权效力的抗辩

关于专利权效力的抗辩主要包括三种，其一为主张专利权已经终止，其二为主张专利权已经被宣告无效，其三为涉案专利尚处有效状态下的专利无效抗辩。

第5计 主张专利权已经终止

我国发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算，期限届满时终止。但专利权人没有按照规定缴纳年费，或者书面声明放弃专利权的，专利权在期限届满前终止。[13]

如果涉案专利已经终止，被诉侵权人在专利侵权诉讼中可以提出相应抗辩，免于停止侵权责任；如果被诉侵权人在专利有效期限内确有实施侵权行为，则仍需承担赔偿损失等责任。

例如，在富图宝公司与欧森隆公司等侵害发明专利权纠纷案[14]中，涉案专利于2019年8月22日因期限届满而终止，原告至2020年方才提起专利侵权诉讼，法院认为被诉侵权人构成专利侵权，判决其赔偿原告经济损失及合理开支。

第6计 主张专利权已经被宣告无效

权利人起诉被诉侵权人侵犯其专利权，被诉侵权人往往会提起宣告专利权无效的请求，而审理专利侵权纠纷案件的法院又无权审查专利权的效力，这时通常是先中止民事诉讼，等待专利授权确权行政诉讼的结果。然而，专利授权确权程序过于繁冗，循环诉讼和程序空转的情况更为突出，不利于纠纷的实质性解决。为提高专利侵权诉讼的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，充分考虑专利授权确权行政诉讼改变无效决定的比例较低的实际，我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条设计了“先行裁驳、另行起诉”的制度，即在专利行政部门作出宣告专利权无效的决定后，审理专利侵权纠纷案件的法院可以裁定“驳回起诉”，无需等待行政诉讼的最终结果，并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。[15]因此，如果涉案专利已经被宣告无效，被诉侵权人可以向人民法院提出相应主张，人民法院可以裁定驳回原告起诉。

例如，浩祥美居公司与齐来坦侵害实用新型专利权纠纷案[16]审理期间，涉案专利被宣告全部无效，法院据此裁定驳回原告起诉，如果有证据证明宣告该专利权无效的决定被生效的行政判决撤销的，原告可以另行提起侵权诉讼。

第7计 提出专利无效抗辩

专利无效抗辩，又称专利权利瑕疵抗辩，是指专利侵权诉讼中，如果原告的专利权取得的条件存在明显瑕疵，被诉侵权人就可免除侵权责任。[17]

实际上，专利无效抗辩在我国司法实践中并未被采纳。虽然近年来学界及实务界关于引入专利无效抗辩的呼声甚高，如在2019年两会期间时任最高人民法院副院长罗东川就曾建议在专利法中明确规定专利无效抗辩[18]，但是，在我国专利侵权审理程序与无效宣告程序相互独立的“双轨制”下，引入专利无效抗辩存在重重障碍。笔者也曾在2020年就某专利侵权案件向最高人民法院知识产权法庭提交“关于在专利侵权民事程序中审查专利权效力的申请”，但遗憾未被采纳。

日前，最高人民法院在租电公司与森树强公司等侵害实用新型专利权纠纷案[19]中重申专利无效抗辩无法律依据。同时，针对涉案专利稳定性明显不足的情况，法院在该案中也采取了新的处理方式。该案中，经法院对涉案专利稳定性问题依法可能存在的处理方式进行释明，原被告分别自愿作出相应未来利益的补偿承诺，原告承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付相应利息，被告承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付相应利息，法院据此裁定驳回原告起诉。

（二）不构成专利侵权的抗辩

不构成专利侵权的抗辩，主要包括从主观意图上主张非生产经营目的，从侵权比对上主张不落入专利权保护范围，以及基于“专利权的保护范围不得包括现有技术”[20]主张现有技术或抵触申请抗辩。

1. 关于实施专利的主观意图

第8计 主张非生产经营目的

专利侵权的构成要件之一，为生产经营目的。[21]该规定系出于合理平衡专利权人和社会公共利益之目的，将部分对专利权人市场利益不构成实质性影响的行为排除在专利侵权之外。所以，如果被诉侵权人可以证明其实施涉案专利的行为并非出于生产经营目的，则不构成专利侵权。

最高人民法院在焦蕊丽与中国农科院饲料研究所等侵害发明专利权纠纷案[22]中对何为生产经营目的进行了释明。对于生产经营目的的理解，既不能简单等同于从事营利性活动，又不能仅仅根据实施主体的机构性质来认定，而应着眼于具体的被诉侵权行为，综合考虑该行为是否属于参与市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素进行认定。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业等非生产经营性活动的主体，实施了专利、参与了市场活动、可能损害了专利权人市场利益的，可以认定其行为具备生产经营目的。

2. 关于专利权保护范围第9计 主张专利权保护范围不清楚

准确界定专利权的保护范围，是认定被诉侵权技术方案是否构成专利侵权的前提条件。如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法准确确定专利权的保护范围的，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。

例如，在柏万清与成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案[23]中，根据涉案专利说明书及相关证据，本领域技术人员难以确定权利要求1中技术特征“导磁率高”的具体范围或者具体含义，不能准确确定权利要求1的保护范围，无法将被诉侵权产品与之进行有意义的侵权对比，法院认定原告未能举证证明被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。

第10计 通过划分技术特征限缩专利权保护范围

通常认为，技术特征，是指技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能，并产生相对独立的技术效果的最小技术单元。[24]

在我国专利侵权比对的“全面覆盖原则”之下，正确进行技术特征划分，是确定专利保护范围的基础，也是专利侵权比对的前提。技术特征划分对等同原则的适用具有较大影响。因为等同原则中的等同指的是具体技术特征的等同，而不是整体技术方案的等同，所以，一般而言，技术特征划分越宽泛，技术特征涵盖的内容越多，就越容易忽略某些技术细节而适用等同原则，侵权比对时被诉侵权技术方案就越容易落入专利权的保护范围。反之，技术特征划分越精细，被诉侵权技术方案就越有可能被认定缺乏某些技术特征而不落入专利保护范围，侵权比对时就越有利于被诉侵权人。

所以，对于被诉侵权人而言，在专利侵权诉讼中应当尽量主张对技术特征进行精细划分，防止技术特征划分宽泛化进而不恰当地扩大专利保护范围。

张强与大易公司等侵犯专利权纠纷案[25]充分体现了技术特征划分对专利侵权比对结果的影响。法院认为，涉案专利的“五个靶标”和被诉侵权产品的“九个靶标”虽然数量不同，但是由于涉案专利的每一个靶标在击打时单独发挥作用，因此不能将五个靶标作为一个技术特征来考虑，应当将其分解为头部靶标、腹部靶标和腰部靶标来考虑。被诉侵权产品包含了头部靶标和腹部靶标，其胯部靶标与涉案专利的腰部靶标在功能效果上是等同的，因此应当认定被诉侵权技术方案“九个靶标”包含涉案专利“五个靶标”的相同或等同技术特征。

第11计 通过功能性特征限缩专利权保护范围

功能性特征，是一类较为特殊的技术特征。其一在于功能性特征的撰写方式，功能性特征并非对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行直接描述的技术特征，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。[26]其二在于功能性特征的内容，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定。[27]

功能性特征的“等同”与传统的等同原则有所不同，传统等同原则的适用要件为“三基本一无需”，即“以基本相同的手段+实现基本相同的功能+达到基本相同的效果+本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到”[28]，而功能性特征的等同，在传统等同原则的基础上，将其中的“实现基本相同的功能”“达到基本相同的效果”限缩为“实现相同的功能”“达到相同的效果”。

所以，对于某一技术特征而言，一旦认定其属于功能性特征，那么其所限定的保护范围将被限缩。其一在于功能性特征的保护范围受限于说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式，其二是功能性特征不再适用一般的等同原则，而是适用功能、效果必须相同的特殊等同规则。这也成为了专利侵权诉讼中被诉侵权人的抗辩策略之一。

通过功能性特征限缩专利保护范围的典型案例为塞伯公司与爱仕达公司等侵害发明专利权纠纷案[29]。该案中，法院认定涉案专利权利要求中“安全销的闭锁装置”这一技术特征并未涉及详细的结构表达，只是以效果或功能加以表述，属于功能性特征，进而将其内容限定为说明书描述的“闭锁凸缘”和“闭锁敌对凸缘”组合形成的闭锁装置。该功能性特征与被诉侵权技术方案在产品结构、技术手段、技术目的与效果等方面均存在明显区别，故两者不属于技术特征的等同替换。

第12计 通过发明目的限缩专利权保护范围

根据司法实践，在解释权利要求以确定专利权保护范围时，需要充分考虑说明书记载的相关内容，特别是对于发明目的的相关记载。

例如，在博龙公司与金巢公司等侵害实用新型专利权纠纷案[30]中，法院认为，根据说明书的相关记载，被诉侵权产品中技术方案系涉案专利发明目的所要克服的技术缺陷，在确定涉案专利权利保护范围时应当遵循符合发明目的原则，不应将涉案专利所欲克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入专利权保护范围。

（关于全面覆盖原则及其他不侵权抗辩，以及不视为专利侵权的抗辩、关于损害赔偿的抗辩等更多精彩内容，请继续关注后续推送。未完待续……）

注释：
[1]王泽鉴著：《民法总则》，中国政法大学出版社2001年版，第95页。[2]参见佟柔主编：《中华法学大辞典：民法学卷》，中国检察出版社1995年版。转引自柳经纬、尹腊梅：《民法上的抗辩与抗辩权》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2007年第2期，第90页。[3]参见《中华人民共和国民事诉讼法》第128、130条。[4]参见（2015）穗中法立民终字第3412号民事裁定书、（2017）苏0102司惩4号罚款决定书、（2020）浙0603司惩001号罚款决定书等。

[5]参见《中华人民共和国专利法》第65条、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第1条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解》第3~4条、《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第2条。

[6]参见辽宁省沈阳市中级人民法院（2019）辽01民初579号民事裁定书。

[7]参见《中华人民共和国民法典》第192条、《中华人民共和国专利法》第74条。

[8]参见最高人民法院（2021）最高法知民终1327号民事判决书。

[9]全国人大常委会法制工作委员会经济法室编著：《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》，中国民主法制出版社2012年版，第106~107页。

[10]参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第4~7条。

[11]参见《中华人民共和国专利法》第47条第2款。

[12]参见佟柔主编：《中华法学大辞典：民法学卷》，中国检察出版社1995年版。转引自柳经纬、尹腊梅：《民法上的抗辩与抗辩权》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2007年第2期，第90页。

[13]参见《中华人民共和国专利法》第42~44条。

[14]参见最高人民法院（2021）最高法知民终1004号民事判决书。

[15]宋晓明：《最高人民法院民三庭庭长宋晓明权威解读〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 〉》，载《中国建筑金属结构》2016年第5期，第20、21页。

[16]参见最高人民法院（2021）最高法知民终579号民事裁定书。

[17]喻玲：《专利侵权诉讼中的专利无效抗辩》，载《人民司法》2014年第2期，第10页。

[18]参见《两会 | 罗东川：修改完善专利无效程序》，https://mp.weixin.qq.com/s/uYCZ5mNiZIs9hmkefLS00w，最后访问时间2022年10月11日。

[19]参见最高人民法院（2022）最高法知民终124号民事裁定书。

[20]孔祥俊、王永昌、李剑：《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉适用的若干问题》，载《电子知识产权》2010年第2期，第80页。

[21]参见《中华人民共和国专利法》第11条。

[22]参见最高人民法院（2020）最高法知民终831号民事判决书。

[23]参见最高人民法院（2012）民申字第1544号民事裁定书。

[24]参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第8条。

[25]参见最高人民法院（2012）民申字第137号民事裁定书。

[26]参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第8条。

[27]参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条。

[28]参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第13条。

[29]参见浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第59号民事判决书。

[30]参见最高人民法院（2021）最高法民申338号民事裁定书。